出于商业目的使用他人设计的试题构成著作权侵权
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本案要旨
《中华人民共和国著作权法实施条例》第2条规定，著作权法所称作品，指文学、艺术和科学领域内，具有独创性并能以某种有形形式复制的智力创作成果。就设计、创作过程来看，如果每一道考题需付出创造性劳动才能完成，其具有独创性，属于我国著作权法意义上的作品，应受我国法律保护，由此汇编而成的整套试题也应受到我国法律保护。我国是《伯尔尼保护文学和艺术作品公约》的缔约国，因此，无论这种试题的设计者是我国公民、法人、非法人组织，还是外国公民、法人、非法人组织，我国均有责任对此类作品提供法律保护。
美国ETS诉新东方侵犯其有关TOEFL权益案
简要案情
（美国）教育考试服务中心（Educational Testing Service，以下简称ETS）成立于1948年，TOEFL考试由其主持开发。1988年至1995年，ETS分别在中国核准注册了746636、771160、176265号“TOEFL”商标，核定使用的范围分别是盒式录音带、考试服务、出版物等。1989年至1999年，ETS将其开发的53套TOEFL******在美国版权局进行了著作权登记。北京市海淀区私立新东方学校成立于1993年10月5日，主要从事外语类教学服务。1996年1月，北京市工商行政管理局就新东方学校擅自复制TOEFL******一事对其进行了检查，并责令其停止侵权。后新东方学校停止使用TOEFL考试资料，并主动与ETS联系，商谈有偿使用TOEFL考试资料问题，但未获答复，遂继续向学生提供TOEFL考试资料。1997年1月，北京市工商行政管理局再次对新东方学校进行检查，并扣押了《TOEFL全真试题精选》等书籍资料。1997年2月18日，新东方学校法定代表人俞敏洪到北京市工商行政管理局接受了询问，并出具了保证书，承认复制发行TOEFL******的行为侵犯了ETS的著作权，保证不再发生侵权行为。1997年8月17日，ETS在中国大陆地区的版权代理人中原信达知识产权代理有限责任公司与新东方学校签订了“盒式录音带复制许可协议”和“文字作品复制许可协议”，许可新东方学校以非独占性的方式复制协议附件所列的录音制品和文字作品（共20套试题）作为内部使用，但不得对外销售，协议有效期1年。2000年11月15日北京市工商行政管理局宣武分局对新东方学校进行检查，并扣押了部分涉嫌侵权的图书。2000年12月25日，受ETS委托北京市正见永申律师事务所在新东方学校公证购买了“TOEFL系列教材”，包括：听力分册、听力文字答案、语法分册、作文分册、阅读分册、最新练习题选编第一册及听力磁带21盒。2001年1月4日，ETS向北京市第一中级人民法院提起诉讼，状告新东方学校侵害其著作权及商标权。
北京市第一中级人民法院判决认定，中国和美国均是《伯尔尼保护文学和艺术作品公约》的成员国，依据该公约，中国有义务对美国国民的作品在中国给予保护。ETS作为TOEFL考试的主持、开发者，独立设计、创作完成了TOEFL******，并在美国就53套TOEFL******进行了版权登记。从TOEFL******的内容来看具有独创性，属于中国著作权法保护的作品范畴。新东方学校与ETS签订有“盒式录音带复制许可协议”和“文字作品复制许可协议”，有效期至1998年8月16日，其中明确约定了使用范围。但新东方学校将TOEFL******以出版物的形式在其校内和网上向不特定人公开销售，超出了协议约定的使用范围，并且协议期满后新东方学校未与ETS签订新的使用协议。新东方学校未经ETS许可，擅自复制ETS享有著作权的TOEFL******，并将试题以出版物的形式通过互联网渠道公开销售，其行为侵害了ETS的著作权。ETS将TOEFL作为商标核准注册，且其商标均在有效期内，故依据中国商标法，ETS对TOEFL在第9类、第41类、第68类上享有商标专用权，其合法权益受法律保护。新东方学校在其发行的TOEFL******出版物封面上以醒目的字体标明TOEFL字样，其使用TOEFL的商品类别与ETS注册的第9类、第41类和第68类的商品类别相同，其标明的TOEFL字样也与ETS的注册商标完全一致，故新东方学校的行为构成对ETS注册商标专用权的侵犯。新东方学校应就其侵犯著作权和商标专用权的行为承担停止侵害、赔偿损失、消除影响、向ETS赔礼道歉等民事责任。本案赔偿数额的计算应以2000年11月15日向前追溯两年，即从1998年11月15日开始计算。审计报告表明，新东方学校的收入主要是资料费和培训费，赔偿数额的计算也主要以这两项收入为依据。ETS在主张权利的过程中支付了一定费用，且这些费用与本案诉讼具有直接关系，应酌情予以确定。新东方学校因侵犯著作权和商标专用权的行为所获利润相互重合，应一并予以计算。依照著作权法第二条第二款、第四十七条第（一）项，商标法第五十一条、第五十二条第（一）项之规定，判决：①新东方学校自判决生效之日起停止侵犯ETS著作权的行为，并于判决生效之日起15日内将所有的侵权资料和印制侵权资料的软片交法院销毁；②新东方学校自判决生效之日起停止侵犯ETS商标专用权的行为；③新东方学校自判决生效之日起30日内在《法制日报》上向ETS公开赔礼道歉；④新东方学校自判决生效之日起15日内赔偿ETS人民币500万元及合理诉讼支出52．2万元；⑤驳回ETS的其他诉讼请求。
新东方学校不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。新东方学校上诉称：第一，一审判决认定ETS对其TOEFL******享有著作权，缺乏事实依据。实际上，******是不能作为作品受到我国法律保护的。第二，新东方学校只是在1997年和2000年两个时间点上，少量复制了TOEFL******，一审判决却依据《审计报告》认定我方大量复制并销售了TOEFL******。实际上，《审计报告》没有任何根据。第三，ETS是在庭审结束后才提出赔偿合理诉讼支出的请求，并提供了相关的证据材料，一审法院对这些证据材料并未质证就予以采信，同时支持了其诉讼请求，显然是错误的。第四，新东方学校在相关培训资料中只是叙述性或描述性地使用了TOEFL字样，并未将TOEFL作为商标使用，根本不会造成商品来源混淆之可能，实际上也从未造成过混淆，一审法院却判定为侵犯ETS的商标专用权，显系错误。第五，一审法院判决我方赔偿ETS巨额经济损失缺乏依据。新东方学校提供考试培训并未侵犯ETS的著作权，一审法院却将培训费收入作为确定赔偿额的基础，明显不合理。第六，新东方学校只少量向学员以外的人销售了相关培训资料，一审判决却判令我方在全国发行的《法制日报》上赔礼道歉，也不够公平合理。请求二审法院撤销一审判决之第二、三、四项并依法改判。ETS服从原审判决。
北京市高级人民法院2003年12月8日受理后，依法组成合议庭，于2004年4月28日公开开庭审理了本案。
判决理由
北京市高级人民法院认为：
1、中国和美国均是《伯尔尼保护文学和艺术作品公约》的成员国，根据著作权法第二条第二款及《伯尔尼保护文学和艺术作品公约》第3条第1款（a）项的规定，我国有义务对美国国民的作品在中国给予保护。《著作权法实施条例》第2条规定，著作权法所称作品，指文学、艺术和科学领域内，具有独创性并能以某种有形形式复制的智力创作成果。TOEFL试题分为听力、语法、阅读和写作四个部分，由ETS主持开发设计，就设计、创作过程来看，每一道考题均需多人经历多个步骤并且付出创造性劳动才能完成，具有独创性，属于我国著作权法意义上的作品，应受我国法律保护。由此汇编而成的整套试题也应受到我国法律保护。根据本案查明的事实，新东方学校未经著作权人ETS许可，以商业经营为目的，以公开销售的方式复制发行了TOEFL试题，其使用作品的方式已超出了课堂教学合理使用的范围，故对新东方学校关于其相关行为系合理使用TOEFL试题的抗辩理由不予采信。新东方学校又主张，其系社会力量办学，根据《民办教育促进法》的规定，属于非营利机构。但新东方学校成立的目的与是否侵犯ETS著作权并无必然联系，只要新东方学校实施的行为具有营利性，则必然对ETS的著作权构成侵害，新东方学校的这一抗辩理由亦不能成立。另外，1997年新东方学校法定代表人俞敏洪向北京市工商行政管理局出具的不再发生侵权行为的保证书以及与中原信达知识产权代理有限责任公司签订的作品使用许可协议也表明，新东方学校承认ETS对TOEFL试题享有著作权，并且明知其相关行为已侵犯了ETS的著作权。综上，新东方学校复制并且对外公开销售TOEFL试题的行为已侵犯了ETS的著作权，理应承担相应的法律责任。
但应当指出，鉴于TOEFL试题的特殊性质以及新东方学校利用这一作品的特别形式及目的，新东方学校在不使用侵权资料的情况下在课堂教学中讲解TOEFL试题应属于著作权法第二十二条规定的合理使用相关作品的行为，并不构成对他人著作权的侵犯。
2、在我国目前的社会状况下，出版发行属于国家管制的特殊行业，出版物属于特殊商品，对出版物的来源进行识别一般是通过出版物的作者和出版单位来实现的。本案中，虽然ETS在出版物、录音磁带上合法注册了TOEFL商标，新东方学校在“TOEFL系列教材”、“TOEFL听力磁带”上突出使用了“TOEFL”字样，但新东方学校对“TOEFL”是在进行描述性或者叙述性的使用。其目的是为了说明和强调出版物的内容与TOEFL考试有关，是为了便于读者知道出版物的内容，而不是为了表明出版物的来源，并不会造成读者对商品来源的误认和混淆。一审判决认定新东方学校的相关行为侵犯了ETS的商标专用权应属不当，应予以纠正。
3、《审计报告》表明，新东方学校TOEFL项下的收入主要包括资料费和培训费，TOEFL住宿生的资料费已包含在培训费中。一审法院参照TOEFL培训收入在全年培训总收入中所占比例确定TOEFL资料收入的相应比例并无不当，但酌情以一定的比例推算TOEFL住宿生的资料收入不够严谨。本案二审审理中查明，1999年和2000年TOEFL住宿生的资料收入为773472元。故确认，新东方学校TOEFL项下的侵权资料收入为3740186．2元，应当作为非法获利赔偿给ETS.ETS为本案诉讼而支出的合理费用2．2万元亦应一并赔偿。
综上，一审判决在新东方学校侵犯ETS著作权问题上认定事实清楚、适用法律正确，但关于侵犯商标专用权及赔偿数额的认定和处理亦有不当，应予酌情纠正。上诉人新东方学校的上诉理由部分成立，其相应的上诉请求应予支持。
判决结果
2004年12月27日，北京市高级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（三）项之规定，判决如下：
一、维持北京市第一中级人民法院（2001）一中知初字第35号民事判决之第（一）、（三）、（五）项；即：一北京市海淀区私立新东方学校自判决生效之日起立即停止侵犯（美国）教育考试服务中心TOEFL考试试题著作权的行为，并于判决生效之日起十五日内将所有的侵权资料和印制侵权资料的软片交法院销毁（三）北京市海淀区私立新东方学校自判决生效之日起三十日内在《法制日报》上向（美国）教育考试服务中心公开赔礼道歉，消除因其侵权行为造成的影响（逾期不履行，法院将在该报上刊登判决主文，费用由北京市海淀区私立新东方学校承担）；（五）驳回（美国）教育考试服务中心的其他诉讼请求。
二、撤销北京市第一中级人民法院（2001）一中知初字第35号民事判决之第（二）、（四）项；即：（二）北京市海淀区私立新东方学校自判决生效之日起立即停止侵犯（美国）教育考试服务中心商标专用权的行为；（四）北京市海淀区私立新东方学校自判决生效之日起十五日内赔偿（美国）教育考试服务中心经济损失人民币500万元及诉讼合理支出人民币52．2万元；
三、北京市海淀区私立新东方学校自本判决生效之日起十五日内赔偿（美国）教育考试服务中心经济损失人民币3740186．2元及合理诉讼支出人民币2．2万元。
一审案件受理费118563．18元，由（美国）教育考试服务中心负担58553．18元（已交纳），由北京市海淀区私立新东方学校负担60010元（于本判决生效之日起7日内交纳）；一审审计费42860元，由北京市海淀区私立新东方学校负担（于本判决生效之日起7日内交纳）；二审案件受理费118563．18元，由（美国）教育考试服务中心负担60010元（于本判决生效之日起7日内交纳），由北京市海淀区私立新东方学校负担58553．18元（已交纳）。
本判决为终审判决。
（本案例由北京市高级人民法院刘继祥、魏湘玲、孙苏理提供，本版编辑整理，案号为2003高民终字第1393号）
美国ETS诉新东方侵犯其GRE有关权益案终审结果
该案中，新东方对GRE有关权益的侵权手段与其侵犯TOEFL有关权益的手段相同，北京市高级人民法院对该案中新东方侵权事实的认定与新东方侵犯TOEFL有关权益案相似，判决理由相同，故此处略去，仅发判决结果：
一、维持北京市第一中级人民法院（2001）一中知初字第34号民事判决之第（一）、（三）、（五）项；即：一北京市海淀区私立新东方学校自判决生效之日起立即停止侵犯（美国）教育考试服务中心GRE考试试题著作权的行为，并于判决生效之日起十五日内将所有的侵权资料和印制侵权资料的软片交法院销毁（三）北京市海淀区私立新东方学校自判决生效之日起三十日内在《法制日报》上向（美国）教育考试服务中心公开赔礼道歉，消除因其侵权行为造成的影响（逾期不履行，法院将在该报上刊登判决主文，费用由北京市海淀区私立新东方学校承担）；（五）驳回（美国）教育考试服务中心的其他诉讼请求。
二、撤销北京市第一中级人民法院（2001）一中知初字第34号民事判决之第（二）、（四）项；即：（二）北京市海淀区私立新东方学校自判决生效之日起立即停止侵犯（美国）教育考试服务中心商标专用权的行为；（四）北京市海淀区私立新东方学校自判决生效之日起十五日内赔偿（美国）教育考试服务中心经济损失人民币390万元及诉讼合理支出人民币41．2万元；
三、北京市海淀区私立新东方学校自本判决生效之日起十五日内赔偿（美国）教育考试服务中心经济损失人民币2430773．2元及合理诉讼支出人民币2．2万元。
一审案件受理费81785．52元，由（美国）教育考试服务中心负担46775．52元（已交纳），由北京市海淀区私立新东方学校负担35010元（于本判决生效之日起7日内交纳）；一审审计费33469元，由北京市海淀区私立新东方学校负担（于本判决生效之日起7日内交纳）；二审案件受理费81785．52元，由（美国）教育考试服务中心负担61785．52元（于本判决生效之日起7日内交纳），由北京市海淀区私立新东方学校负担2万元（已交纳）。
本判决为终审判决。
（本案例由北京市高级人民法院刘继祥、魏湘玲、孙苏理提供，本版编辑整理，案号为2003高民终字第1392号）
美国GMAC诉新东方侵犯其有关GMAT权益案终审结果
该案中，新东方对GMAT有关权益的侵权手段与其侵犯TOEFL有关权益的手段相同，北京市高级人民法院对该案中新东方侵权事实的认定与新东方侵犯TOEFL有关权益案相似，判决理由相同，故此处略去，仅发判决结果：
一、维持北京市第一中级人民法院（2001）一中知初字第33号民事判决之第（一）、（三）、（五）项；即：一北京市海淀区私立新东方学校自判决生效之日起立即停止侵犯（美国）研究生入学管理委员会GMAT考试试题著作权的行为，并于判决生效之日起十五日内将所有的侵权资料和印制侵权资料的软片交法院销毁（三）北京市海淀区私立新东方学校自判决生效之日起三十日内在《法制日报》上向（美国）研究生入学管理委员会公开赔礼道歉，消除因其侵权行为造成的影响（逾期不履行，法院将在该报上刊登判决主文，费用由北京市海淀区私立新东方学校承担）；（五）驳回（美国）研究生入学管理委员会的其他诉讼请求。
二、撤销北京市第一中级人民法院（2001）一中知初字第33号民事判决之第（二）、（四）项；即：（二）北京市海淀区私立新东方学校自判决生效之日起立即停止侵犯（美国）研究生入学管理委员会商标专用权的行为；（四）北京市海淀区私立新东方学校自判决生效之日起十五日内赔偿（美国）研究生入学管理委员会经济损失人民币41万元及诉讼合理支出人民币6．3万元；
三、北京市海淀区私立新东方学校自本判决生效之日起十五日内赔偿（美国）研究生入学管理委员会经济损失人民币 298538．2元及合理诉讼支出人民币2．2万元。
一审案件受理费25849．16元，由（美国）研究生入学管理委员会负担10839．16元（已交纳），由北京市海淀区私立新东方学校负担15010元（于本判决生效之日起7日内交纳）；一审审计费3671元，由北京市海淀区私立新东方学校负担（于本判决生效之日起7日内交纳）；二审案件受理费25849．16元，由（美国）研究生入学管理委员会负担15010元（于本判决生效之日起7日内交纳），由北京市海淀区私立新东方学校负担10839．16元（已交纳）。
本判决为终审判决。
北京市高级人民法院·刘继祥 魏湘玲 孙苏理
人民法院报